기업에 중국에서 상표권 사전 보호가 절실한 이유

최광호 법무법인 상하이올브라이트 변호사

세계의 공장에서 세계의 시장으로 된 중국이 한국과 가장 가까운 나라라는 점은 한국 기업에 있어 유리한 점임은 분명하다. 하지만 중국은 큰 기회의 땅인 동시에 한국 기업들이 비즈니스를 함에 있어 여러가지 어려움을 겪고 있는 고난의 땅이기도 하다. 한중 FTA가 아직 정식 발효를 하지 않았으나 적지 않은 한국 기업들이 우세품목을 중국으로 수출해 판매하기 위한 여러가지 질의를 하고 있다. 이러한 질의내용을 보면 한국 기업들이 중국 비즈니스에 대한 장미빛 전망과 더불어 중국의 시장에서 곳곳에 산재돼 있는 어려움을 어떻게 해결할지에 대한 관심도 뜨겁다.

중국 진출에 앞서 많은 것을 공부하고 그 해결방법을 찾아보려고 애쓰고 있지만 그들이 아직도 많이 간과하고 있는 부분이 있는데, 그것은 바로 중국의 지적재산권 부분이다. 혹여 지재권 부분에 대해 그 어려움을 어느정도 인지하고는 있지만, 세부적인 내용에 있어 실무에서 어떻게 지재권 침해를 방지하고, 침해를 당할 경우 어떻게 대응할지에 대한 구체적인 문제점들을 정확하게 인지하고 있지 못하고 있는 기업이 적지 않다. 지재권 관련 분쟁에 있어 여러가지 영역의 문제들이 발생하고 있지만, 그 중에서 기업들이 제일 쉽게 체감할 수 있는 상표권 관련 분쟁사안들이 비교적 많다고 볼 수 있다.

한중 간의 투자와 무역 관련 법률문제를 약 10년간 연구하고, 수백 개의 기업들에 투자자문을 해온 경험에 근거해, 중국에서의 상표권 보호에서 주의할 점 몇 가지를 중국에 진출하는 기업에 말씀드리고자 하며, 이러한 기업들이 도움이 될 수 있기를 기대한다.

1. 상표권 등록의 중요성

일부 한국 기업은 중국에서 일정 기간 판매를 해보고, 매출이 안정적으로 증가하거나 브랜드 인지도가 높아지면 그때에 상표등록을 하려고 생각하고 있다. 하지만 실무에서 적지 않은 한국 기업의 브랜드 인지도가 중국 내에서 높아지기도 전에 타인에 의해 상표가 등록되면서 자사 브랜드를 중국 내에서 사용하지 못하게 되는 상황이 발생하고 있다. 상표를 먼저 사용했다 하더라도 등록을 하지 않을 경우 해당 상표에 대한 배타적인 상표권을 주장할 수 없으며, 타인에 의해 먼저 등록된 경우에는 중국 내의 브랜드 인지도를 높이기 위해 기울인 노력이 물거품이 되는 불상사가 발생하게 되는 것이다.

한국에서 근무할 당시 한국에서 매우 인지도가 높은 음식점 체인이 자문을 구해왔는데 중국에 진출하기 위해 준비를 하던 과정에 자사 상표가 이미 중국에서 등록이 된 것을 발견하게 됐다고 했다. 당시 필자가 근무하는 로펌에 찾아와 중국에서 선등록된 상표를 되찾을 방법이 있는지 문의했다. 그 기업은 자사 상표가 유명상표이기에 중국에서 등록하지 않았다 하더라도 ‘저명상표’로서 보호를 받을 수 있는 것이 아닌지 문의했다.

상표법을 제정해 실시하고 있는 국가는 일반적으로 저명상표에 대한 보호를 중시하고 있으며, 해당 저명상표가 등록되지 않고 있다 하더라도 그 보호를 받을 수 있다. 만약 저명상표의 기존 사용인이 아닌 제3자가 상표를 악의로 등록할 경우 저명상표를 사용해왔던 기존의 권리자는 이러한 상표등록을 취소해줄 것을 상표관리당국에 요청할 수 있다. 중국의 경우에도 물론 저명상표에 대한 보호조치를 취하고 있기는 하지만 중국법상 저명상표에 대한 규정은 한국과 다른 특수한 부분이 있으며, 이러한 특징에 유의할 필요가 있다. 중국 법상 저명상표로 인정을 받기 위해서는 아래와 같은 요건을 동시에 충족해야 한다.

1) ‘저명상표’는 한국이 아닌 중국 내에서 유명한 상표여야 한다.

중국에서 저명상표 여부를 판단하는 지역적인 기준은 중국 내에서 유명한지 여부이다. 즉, 외국에서 유명한 상표라 하더라도 아직 중국에 진출하지 않았거나 중국에서 인지도가 낮은 상표인 경우에는 중국 법상 저명상표로 인정을 받을 수 없게 된다. 위 사례에서 한국의 음식점 체인에서 사용하는 상표는 한국 내에서 인지도가 높아 저명상표로 인정을 받을 수 있겠지만, 중국에 진출하지 않았고 중국인들이 잘 알지 못하는 상표이기에 중국에서의 저명상표로 인정을 받을 수 없으며, 따라서 중국 상표법상 저명상표 보호 관련 규정을 적용받을 수 없게 된다.

2) 관계자들에게도 널리 알려진 상표여야 한다.

저명상표 여부를 판단하는 중요한 기준은, 해당 상표가 대중들에게 많이 알려져 있는 상표인지 여부이다. 다만 일반 대중들의 대다수가 그러한 상표를 알고 있을 필요는 없고, 해당 상표가 적용되는 유형의 제품이나 서비스 사용자, 제조사 또는 서비스 제공자, 유통영역에서의 판매자 또는 관련자들이 해당 상표를 널리 알고 있다면, ‘관련 인원들이 널리 알고 있는’ 것으로 인정을 받을 수 있다.

위 두 가지 기준으로 볼 때 한국 기업의 제품이나 서비스가 중국에 진출하기 이전에 중국인들에 의해 인지되기는 어려운 면이 있으며, 한국에서 이미 브랜드 인지도가 상당히 높다 하더라도 중국 내 인지도가 높지 않기 때문에 중국에서는 저명상표의 신분으로 보호를 받기 어렵다고 볼 수 있다. 즉, 중국에서 상표등록을 해두지 않고 있다가 타인에 의해 선등록을 당하게 되면 결국은 상표를 보호받을 방법이 없게 된다. 또한 한국은 지리적으로 중국과 가까운 곳에 있고, 양국 간의 인적교류와 문화교류도 빈번하게 발생하는 상황에서 한국에 자주 드나드는 중국인들이나 중국 현지에 거주하는 한국 교민들이 한국의 유명한 상표들을 모를리가 없다. 한국 저명상표들이 중국에 진출하기 전에 중국에서 선등록 당하는 사례가 많은 이유가 바로 여기에 있다.

일부 한국 기업은 중국으로 직접 진출이 아닌 수출만을 하기 때문에 중국에서 상표등록의 필요성을 느끼지 못하고 있다가 곤란한 상황에 처하는 경우도 있다. 몇 년 전에 실제 발생한 사건이다. 당시 한국의 모 스포츠 제품회사의 상표는 한국에서 매우 유명한 브랜드로 취급되고 있었다. 업체는 중국의 제조공장과 제휴를 해 OEM방식으로 제품을 주문생산하고 한국에서 판매를 해왔으나, 중국에서 상표를 등록하지 않았고 중국 시장으로 진출할 계획이 없었기에 이에 대해 별로 주의를 기울이지 않고 있었다. 하지만 동일한 유형의 스포츠제품을 취급하는 미국 업체가 한국 업체와 거의 동일한 상표를 사용하고 있었고, 그들이 중국에서 사업을 하면서 자신의 상표를 중국에 등록했다. 한국업체가 중국 공장에서 OEM 제작을 해 화물이 중국 세관을 통과하는 과정에서 미국 회사는 한국 제품이 자신의 상표권을 침해했다고 주장하며 제품의 통관을 막아줄 것을 중국 세관에 요청했다. 중국 세관은 미국 회사가 중국에 상표를 등록했기에 중국 내에서 해당 상표의 상표권자는 미국회사이며, 한국 회사 제품은 미국 회사의 상표권을 침해했다고 판단해 통관을 불허하고 해당 제품을 전부 압류하는 조치를 취했다. 한국 업체는 막중한 손실이 발생했으나 중국에서 상표를 등록하지 않은 관계로 법률적으로 아무런 보호도 받을 수 없게 됐다.

위 사례들에서 볼 수 있는 바와 같이 한국 기업의 입장에서 바라볼 때 중국에서 사업을 시작하거나 제품을 출시하기 전에 우선 자사 상표를 중국에 등록할 필요성이 매우 크다고 볼 수 있다. 한국에서 유명한 상표를 보유한 기업은 당분간 중국에 진출할 예정이 없다 하더라도 이후에 중국 시장에 진출할 가능성을 위해 또는 중국에서 법률적으로 불이익을 당하는 것을 방지하기 위해서라도 일단은 중국에서 상표 등록을 해두는 것이 좋다.

2. 상표가 침해 당했을 경우의 대처방안

중국 시장의 특성상 상표를 등록했다 하더라도 방심은 금물이며, 등록한 상표도 침해를 당하는 경우가 다반사다. 기업의 입장에서는 중국에서 브랜드 이미지를 위해 온갖 심혈을 기울였는데 시장에서의 인지도가 조금 높아질 기미만 보이면 금방 짝퉁상표로 포장된 제품이 만들어진다. 우리 기업들이 등록한 상표와 비슷해보이기는 하지만 그나마 구분이 되는 상표로 제품을 시장에 출시하는 것은 그래도 양반이다. 똑같은 상표 또는 얼핏 보기에 구분이 안 될 정도로 유사한 상표로 버젓이 시장에 출시되는 짝퉁제품도 허다하다.

이런 짝퉁상표들과 전쟁을 하느라 기업들은 눈물 겨운 노력을 하고 있다. 다만 실무에서 상대방이 상표 침해를 한 것으로 인정된다 하더라도 민사적인 손해배상을 청구하는 것은 어려운 점이 많다. 일단 기업에 발생한 손실을 산정해야 하는데 손실 산정방식, 구체적인 증거 등 입증이 어려운 관계로 실제 손해배상 소송에서 승소하더라도 배상을 받을 수 있는 금액은 턱없이 낮은 수준이다. 때문에 많은 기업들은 상표권 침해가 발생한다 하더라도 기업에 치명적인 타격을 주는 수준이 아니면 그냥 덮고 넘어가는 경우가 많다.

일반적인 실무에서 상표권 침해에 대처하는 효과적인 방식으로 현지의 공상행정관리당국에 신고해 행정단속을 고려해볼 수 있다. 다만 공상행정관리당국에 신고하기 위해서는 우선 상표권 침해 제품의 출처를 조사해야 하는데, 기업의 입장에서 이러한 조사업무를 직접 진행하기에는 무리가 있어 어찌할 바를 모르는 기업들이 있다. 근심할 필요는 없어보인다. 창이 있으면 방패가 있기 마련, 중국 현지에 전문적으로 상표권 침해 관련 조사를 해주는 조사업체들이 있으며 이들은 원스톱 조사서비스를 제공한다. 상표권 침해 제품의 생산공장, 그 생산량, 판매방식 및 판매네트워크 등을 모두 조사해주고 있다. 고객이 의뢰할 경우, 제품의 포장(상표권 침해가 주로 포장을 통해서 표현되기에)을 어디에서 생산하는지도 조사해준다. 물론 조사의 범위가 많을수록 비용도 따라서 업그레이드된다. 하지만 기업이 직접 조사를 하기 어렵고 직접 조사를 한다 하더라도 그에 따른 시간, 투입되는 인력 물력에 비하면 어느 정도 조사비용을 지불하고 효율적으로 조사 결과를 받아보는 것이 크게 손해보는 장사는 아니다. 조사업체에 의뢰하면, 또 다른 한 가지 좋은 점이 있다. 대부분의 조사업체들이 현지의 공상행정관리당국과 비교적 좋은 관계를 유지하고 있기에, 조사업체들의 조사 결과에 따라 현지 공상행정관리당국에 행정단속을 신청할 경우 조사업체들의 도움을 받으면 일이 비교적 쉽게 진행될 수 있다.

공상국의 행정단속이 진행될 경우, 제조업체에 급습해 제조설비를 전부 봉인하고 그동안 제조된 불법제품의 양을 점검한 후 전부 몰수 처리, 생산업체에 행정과태료 처벌이 내려진다. 공상행정관리당국은 이렇게 몰수한 제품들을 일정 기간에 한 번씩 집중 소각하고 있다.

크게 실익이 있다고 보기 어려운 민사소송을 진행하는 것보다 위와 같이 조사와 행정단속을 통해 불법제품의 생산지를 원천 봉쇄함으로써 뿌리를 뽑는 것이 보다 효율적인 방법이라 할 수 있다. 만약 행정단속 결과 불법제품의 양이 비교적 많은 것이 확인될 경우, 행정단속 과정에 확보한 증거자료에 근거해 추가로 형사고발조치도 취할 수 있다. 다만 주의할 점은 불법제품의 양이 어마어마하게 많아서 그냥 덮어두기에는 무리일 정도가 아닌 이상, 일반적으로 경찰조사 단계에서 용의자는 보증금을 내고 가석방을 하게 된다. 가석방이 되면, 형사조사가 결국은 흐지부지하게 되며 끝까지 형사처벌을 추궁하기에는 어려운 점이 많다. 이러한 점 역시 중국특색이라 할 수 있는 약간은 아쉬운 부분이다.

※ 이 원고는 외부 글로벌 지역전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식의견이 아님을 알려드립니다.